Особенность применения теории размывания к общеизвестным товарным знакам Текст научной статьи по специальности; Право

Общеизвестные товарные знаки нуждаются в эффективной правовой охране. Применение теории размывания к указанной группе обозначений – особое явление, нуждающееся в более подробном изучение и развитии. Это возможно благодаря тщательному изучению исторического контекста развития теории размывания товарных знаков и внесению предложений в законодательное закрепление.

Понятие «размывание товарного знака», предложенное Шехтером, нашло отражение в действующей доктрине размывания, закрепленной сначала в законодательстве американских штатов, а после в федеральном законодательстве о противодействии размыванию товарного знака. Идея Шехтера актуальна в настоящее время и используется Роспатентом. При признании товарного знака общеизвестным ведомство учитывает знание потребителем правообладателя как один из критериев.

Однако суд и юристы не поддерживают такой подход, а ВОИС не дает никаких рекомендаций на эту тему.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Даянова Милена Сергеевна

FEATURE OF APPLYING TRADEMARK DILUTION DOCTRINE TO WELL-KNOWN TRADEMARKS

Well-known trademarks need effective legal protection . The application of the theory of trademark dilution to this group of designations is a special phenomenon that needs more detailed study and development. This is possible by study of the historical context of the development of the theory of trademark dilution and the introduction of proposals for legislative consolidation.

The theory of trademark dilution , proposed by Schechter, is reflected in the current doctrine of blurring, first enshrined in the legislation of the American states, and then in the federal legislation. Schechter’s idea is currently relevant and is used by Rospatent. To recognize a trademark as wellknown, the agency takes into account the consumer’s knowledge of the copyright holder as one of the criteria.

However, the court and lawyers do not support this approach, and WIPO does not make any recommendations on this topic.

Текст научной работы на тему «Особенность применения теории размывания к общеизвестным товарным знакам»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Особенность применения теории размывания к общеизвестным товарным знакам

Даянова Милена Сергеевна,

Общеизвестные товарные знаки нуждаются в эффективной правовой охране. Применение теории размывания к указанной группе обозначений - особое явление, нуждающееся в более подробном изучение и развитии. Это возможно благодаря тщательному изучению исторического контекста развития теории размывания товарных знаков и внесению предложений в законодательное закрепление.

Понятие «размывание товарного знака», предложенное Шехтером, нашло отражение в действующей доктрине размывания, закрепленной сначала в законодательстве американских штатов, а после в федеральном законодательстве о противодействии размыванию товарного знака. Идея Шехтера актуальна в настоящее время и используется Роспатентом. При признании товарного знака общеизвестным ведомство учитывает знание потребителем правообладателя как один из критериев.

Однако суд и юристы не поддерживают такой подход, а ВОИС не дает никаких рекомендаций на эту тему.

Ключевые слова: международное частное право, интеллектуальная собственность, общеизвестный товарный знак, теория размывания товарного знака, правовая охрана, правообладатель, ослабевание товарного знака.

Общеизвестные товарные знаки больше остальных обозначений подвержены нарушениям и нуждаются в эффективной правовой охране. Обращаясь к истории, можно проследить, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков постепенно развивалась посредством преодоления принципа специализации, то есть начинала распространяться не только на однородные, но и на неоднородные товары и услуги.

Дело Odol [2], рассмотренное в Германии в 1924 году стало началом -развития данного вопроса. Позиция суда заключалось в том, что использование в отношении неоднородных товаров известного бренда другим лицом может навести потребителей на мысль, что неоднородные товары настолько же качественные, как оригинальные товары, реализуемые под известным товарным знаком.

Решение суда заставило рассмотреть новые основания и цели правовой охраны товарных знаков. Защита прав стала рассматриваться не только в пользу потребителей, а именно с целью недопустимости введения их в заблуждение, но и в пользу правообладателей товарных знаков для их высокой репутации и престижа.

В 1927 году издание Harvard Law Review опубликовало статью Фрэнка Исаака Шехтера: The Rational Basis of Trademark Protection (Рациональная основа для охраны товарного знака), который предложил правовую теорию, получившую в будущем название dilution (дилюция) - защита знака от размывания [3]. Эта статья стала продолжением в изучении вопроса правовой охраны товарных знаков в отношении однородных и неоднородных товаров и услуг.

В работе Шехтера делается вывод о том, что задачей товарного знака является установление, что товары под конкретным товарным знакам имеют общий источник или попадают к потребителю через те же каналы связи, что и товары, которые уже имеют положительную репутацию среди потребителей [1, с. 103-141]. Автор говорит о том, что правообладатель нуждается в защите даже тогда, когда отсутствует вероятность смешения или вред репутации.

Идея Шехтера актуальна в настоящее время и используется Роспатентом. При признании то-

варного знака общеизвестным ведомство учитывает знание потребителем правообладателя как один из критериев. Однако суд и юристы не поддерживают такой подход, а ВОИС не дает никаких рекомендаций на эту тему.

В соответствие с § 43 (с) (2) (A) Закона Лэнхема знаменитость товарного знака устанавливается в том случае, если он широко признается общей массой потребителей Соединенных Штатов Америки в роли обозначения источника товаров или услуг правообладателя знака.

Законом Лэнхема предусмотрено два вида размывания знаменитого товарного знака: 1) размывание посредством стирания различительной способности знаменитого товарного знака (dilution by blurring); 2) размывание посредством опорочивания репутации знаменитого товарного знака (dilution by tarnishment).

Размывание посредством стирания обозначает ассоциацию, возникающую из-за сходства между товарным знаком или торговым наименованием и знаменитым товарным знаком, ухудшающую различительную способность знаменитого товарного знака (§ 43 (c) (2) (В) Закона Лэнхема). Размывание посредством опорочивания представляет собой ассоциацию, появляющуюся в связи со сходством товарного знака или торгового наименования и знаменитого товарного знака, при этом сходство наносит ущерб репутации знаменитого товарного знака (§ 43 (c) (2)(С) Закона Лэн-хема).

Закон наделяет правообладателя знаменитого товарного знака правом на подачу иска о размывании его знака вне зависимости от наличия или отсутствия фактического или вероятного смешения, конкуренции или фактического экономического ущерба (§ 43 (с) (l) Закона Лэнхема).

Различные подходы к охране общеизвестных товарных знаков и отличные друг от дру-

га национальные стандарты связаны с тем, что даже статья 6bis Парижской конвенции не дает определение понятия «общеизвестный товарный знак» и предоставляет «компетентному органу» государства-участника полномочия по самостоятельному определению статуса общеизвестного товарного знака.

Предположительно, статья 16 Соглашения ТРиПс была принята для того, чтобы устранить указанный пробел и сделать шаг на пути к унификации международной правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Положения ТРИПС устанавливают минимальные стандарты охраны объектов индивидуальной собственности. Многие авторы смешивают воедино положения указанных норм, их применение к однородным и неоднородным товарам и теорию «размывания», однако, исходя из настоящей статьи, это не так.

Международная охрана именно общеизвестных товарных знаков находится в зачаточном состоянии. В 1999 году Ассамблеей Парижского союза и Генеральной Ассамблеей ВОИС была принята «Совместная рекомендация относительно положений об охране общеизвестных знаков» (далее - Рекомендация ВОИС). Предисловие указанного документа содержит информацию о том, что он является первой практической реализацией политики ВОИС по адаптации к темпам изменений в области промышленной собственности путем рассмотрения новых возможностей для ускорения процесса разработки общих международных согласованных принципов.

Рекомендации говорят о том, что на пути к признанию товарного знака общеизвестным принимаются к сведению любые обстоятельства (степень признания или степень осведомленности). Правообладатель общеизвестного знака в соответствие со статьей 6bis Парижской конвенции вправе подавать иск о размывании товарного знака. Однако вопрос остается неизученным и спорным.

Если концепция общеизвестного знака будет развита до степени теории знаменитого знака, необходимости в разделении этих знаков не будет.

На мой взгляд, заимствование понятия «размывание» и его внедрение в законодательство Российской Федерации может оказать положительное влияние на развитие системы охраны общеизвестных товарных знаков. Предлагается ввести положения о «размывании» в российское законодательство, а именно, в Гражданский кодекс Рос- р сийской Федерации, это позволит сделать защи- Д ту интересов правообладателей товарных знаков Е более эффективной. Указанные положения мог- К ли бы содержать такие признаки состава размы- ё вания товарных знаков, как тождественность ис- у пользуемого обозначения и товарного знака или А

его сходство; высокая различительная способность, узнаваемость товарного знака, его известность; ассоциирование обозначения с товарным знаком; недобросовестность третьего лица, целью которой является извлечение экономической выгоды; отсутствие вероятности введения потребителей в заблуждение и/или однородности товаров/ услуг; вероятность снижения различительной способности товарного знака или ухудшение его репутации в результате действий третьего лица.

На основании вышесказанного законодательству Российской Федерации необходимо справиться с рядом требований и задач, выполнение и решение которых поспособствует приведению российского законодательства в сфере общеизвестных товарных знаков в соответствие с международными договорами и соглашениями, участницей которых является Российская Федерация.

1. Mostert Frederick W. Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village.

= Известные и знаменитые товарные знаки: Возможна ли гармония в Глобальной деревне: монография/ Frederick W. Mostert - The Trademark Reporter, выпуск. 86, no.

2. Odol, Juristiche Wocheschrift 502, XXV Markenschutz und WeHbewerb 265 (1925) = Юридическая неделя 502, XXV Защита товарного знака и конкуренция 265 (1925); Marquette Intellectual Property Law Review - Текст: электронный. -URL: https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1095&context=iplr (дата обращения: 02.02.2021)

3. Schechter, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. The Trademark Reporter = Рациональные основы охраны товарных зна-

ков. Обозреватель торговой марки: монография/ Frank I. Schechter. - Германия: 1970. -С. 334-352. Текст: электронный. - URL: https:// heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein. journals/thetmr60&div=48&id=&page= (дата обращения: 02.02.2021)

FEATURE OF APPLYING TRADEMARK DILUTION DOCTRINE TO WELL-KNOWN TRADEMARKS

Financial University under the Government of the Russian Federation

Well-known trademarks need effective legal protection. The application of the theory of trademark dilution to this group of designations is a special phenomenon that needs more detailed study and development. This is possible by study of the historical context of the development of the theory of trademark dilution and the introduction of proposals for legislative consolidation.

The theory of trademark dilution, proposed by Schechter, is reflected in the current doctrine of blurring, first enshrined in the legislation of the American states, and then in the federal legislation. Schechter's idea is currently relevant and is used by Rospatent. To recognize a trademark as well-known, the agency takes into account the consumer's knowledge of the copyright holder as one of the criteria.

However, the court and lawyers do not support this approach, and WIPO does not make any recommendations on this topic.

Keywords; private international law, intellectual property, well-known trademark, theory of trademark dilution, legal protection, copyright holder, trademark dilution

Варианты незаконного использования товарного знака

Незаконное использование ТМ может иметь несколько форм:

1. Использование торговой марки без ведома правообладателя с целью популяризации своего товара, создания продукции, а также размещение ТМ на документации, которая сопровождает движение товара.
2. Эксплуатация логотипа, который похож на ранее зарегистрированный. Это называется «размывание товарного знака».
3. Продажа и реклама товаров под чужой торговой маркой без разрешения.

Закон предусматривает несколько степеней ответственности для нарушителя. Мера пресечения будет зависеть от тяжести проступка.

Ответственность за незаконное использование логотипа

• полицию;
• таможню;
• антимонопольный структурный орган;
• Роспотребнадзор;
• суд.

Куда именно подавать заявление, зависит от конкретных обстоятельств дела, а также от того, каких результатов хочет добиться правообладатель. Если его целью является привлечение виновного к уголовной ответственности, то с заявлением о возбуждении дела следует обратиться в полицию. Для привлечения к гражданской ответственности и взыскания материального ущерба, следует направить иск в суд.

Незаконная регистрация ТМ

Под незаконной регистрацией товарного знака подразумеваются такие действия лица, которые нарушают определенные требования к ТМ. Среди них:

• подача документов на регистрацию уже существующего логотипа, которые не принадлежит заявителю;
• подача документов на регистрацию ТМ, который похож на уже существующее изображение.

Также можно оспорить регистрацию знака, если:

• в нем используются общепринятые слова и обозначения;
• логотип вводит в заблуждение потребителей;
• ТМ нарушает принципы гуманности и морали.

Как написать претензию о незаконном использовании фирменного знака

В заявлении, которое касается незаконного использования ТМ, следует указать такую информацию:

• кем и кому направляется претензия;
• обстоятельства дела, в связи с которым пишется данное заявление, указание на незаконность использования логотипа;
• требования заявителя (например, прекратить использование знака, выплатить компенсацию и другие);
• ссылка на наличие доказательств незаконного использования ТМ;
• дата составления заявления.

Заявитель подписывает текст претензии, а к самому заявлению прикладывает копии материалов, которые составляют доказательную базу. Экземпляр заявления можно передать в канцелярию уполномоченного органа лично, отправить заказным письмом с уведомлением или по электронной почте. Последний вариант является наименее предпочтительным.

Законодательная база для иска о незаконном использовании логотипа

Лица, владеющие торговым знаком или фирменным логотипом, защищены Гражданским кодексом РФ. Их права закреплены в таких статьях:

устанавливает исключительное право на товарный знак. Правообладатель может размещать логотип на товарах, в документации, сопровождающей товары, в сети Интернет, в том числе, в доменном имени. устанавливает тот факт, что лицо, нарушившее исключительное право на использование товарного знака, обязано удалить его изображение из рекламы, вывесок, документов, упаковок и прочих материалов, которые сопровождают продажу или оказание услуг. Этот закон распространяется и на деятельность в интернете.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, правообладатель должен лично обратиться в суд с иском. В зависимости от ситуации владелец логотипа может требовать денежную компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Также компенсация может равняться возмещению двукратной стоимости товаров, на которых незаконно был размещен фирменный знак. Такие судебные прения чреваты для нарушителя не только потерей средств, но и утратой репутации, а в результате и бизнеса.

Бренд-фетишист – малость опухший от собственной неземной значимости правообладатель товарного знака, который защищает его от любых поползновений, которые даже нарушениями по закону не являются. Действительность он практически не посещает, но сигналы из космоса его мотивируют на вечный бой

Автор первоисточник в качестве отечественных бренд-фетишистов приводит два примера

“Газпромчик на зажигать” и “В Сбербаре бухать запрещается”

Было нарушение или нет?

По мнению автора статьи (и мы его разделяем) эти примеры не про нарушение товарных знаков. Мало кто из потребителей подумал бы, что плитки производит Газпром, а бар открыл банк. Понятно, что это шутка, а не реальное нарушение товарного знака. Но не для бренд-фетишиста.

Цитата из статьи и решения суда:

Пародирование осуществляется в культурных целях, и можно без преувеличения сказать, что это важное и интересное явление современной культуры.
Коллегия судей ВАС, передавая одно из дел на пересмотр в Президиум, отметила следующие важные особенности пародийного использования: «Пародия — произведение, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) не только комического, но и критического эффекта за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения, в специально измененной форме.

Пародия — это всегда новое произведение, в котором что-то меняется относительно оригинального произведения… Не может считаться пародией произведение, в котором просто изменена некая деталь… оригинальное (первоначальное) произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством.

… Чем оригинальнее пародия, тем меньше вес других факторов, как-то: коммерческий характер нового произведения, влияние на рынок сбыта оригинального произведения, объем заимствования из оригинального произведения.

Недостаточно просто назвать произведение пародией для получения защиты от иска о нарушении исключительного права; если произведение содержит слабый пародийный элемент и в то же время большой объем заимствования из оригинального произведения, то такое заимствование не может считаться добросовестным использованием. В то же время суть пародии — в подражании оригиналу, который должен быть узнаваем, следовательно, при создании пародии никак нельзя исключить заимствование — иногда даже существенное (как по объему, так и по характеру) — из оригинального произведения.

Переработка должна быть осуществлена таким образом, чтобы не было смешения оригинального и пародийного произведения.

… Требуется анализ самого произведения с отсылками на отдельные элементы этого произведения и установление комического или критического эффекта и способов их достижения. Пародия подразумевает намеренное усиление черт самого произведения или исполнения как охраняемого объекта. Достижение этой цели возможно, например, путем усиления, экзальтации самих черт или выделения и помещения их на другой фон, на котором эти черты выражаются более явно или обращают на себя особое внимание аудитории”.

Кто не открыл текст выше — сам себе злой буратино.

Главный вопрос дня:
Можно ли нормы о пародии авторских произведений распространить на пародирование товарных знаков? Ненуачо?

Автор первоисточника утверждает и задает хорошие вопросы: “Конечно, авторское право и право на товарный знак — разные институты права интеллектуальной собственности. Но все-таки что такого особенного в общеизвестных товарных знаках по сравнению с произведениями, что над ними нельзя смеяться? Специальный круг субъектов, достойных особой защиты по сравнению с субъектами авторского права (юридические лица и индивидуальные предприниматели)? Коммерческое назначение товарного знака (индивидуализация товаров)? То, что в отличие от исключительного права на произведение право на товарный знак может охраняться вечно? Едва ли этих различий достаточно, чтобы превращать общеизвестные товарные знаки в неприкосновенные святыни, подтрунивание над которыми может дорого обойтись шутникам”. Золотая, это потому что у нас чем крупнее компашния, тем больше она напоминает министерство.

А в министерствах хреново с чувством юмора. Ваще. Я проверял.

Конкретно в наших делах шутники даже решили не связываться с правообладателями и предпочли отказаться от использования пародийных обозначений (зассали), но американские подражатели посмелее и демонстрируют интересные примеры. Иногда — за свои деньги.

Дело о собачьих бисквитах „Dogiva“ (признали нарушением)

Признавая, что производством бисквитов для собак „Dogiva“ нарушаются права на известный шоколадный бренд „Godiva“, суд пояснил: „Раз общественность считает, что между шоколадом “GODIVA» и собачьими бисквитами «DOGIVA» имеется какая-то связь, то уже неважно, в чем именно эта связь, по мнению общественности, заключается — в том, что производитель шоколада сам производит собачьи бисквиты, контролирует их производство другим субъектом или состоит с этим субъектом в каких-то иных договорных отношениях"

Дело о мусорных пакетах: «Godzilla» против «Bagzilla» (нет нарушения)

Дело о попкорне «Dom Popignon» (есть нарушение, так как пародия не достаточно сильная).

Ответчик наладил выпуск «шампопа» — попкорна в упаковках, напоминающих по форме шампанские бутылки с этикеткой, идентичной этикетке «Dom Perignon», но с надписью «Dom Popignon». В суд были представлены данные опросов, свидетельствовавшие, что многие потребители думали, будто «шампоп» производится с одобрения производителя шампанского «Dom Perignon». На основании этого суд заключил, что ответчик создал недостаточно сильную пародию, чтобы избежать вероятности смешения.

Инсектицид, цветы и пиво «Bud» (нарушения нет, но запретили из-за неаппетитности ассоциации)

Производители пива «Budweiser beer» долгое время использовали слоган «Где жизнь, там и „Bud“, а производители инсектицида решили обыграть сходство слов „Bud“ (марка пива) и „bug (жук)“ и выступили под рекламным слоганом „Where there's life… there's bugs“ (»Где жизнь, там и жуки"). Суд вынес решение в пользу истца, полагаясь лишь на неаппетитность ассоциации, которая способна повредить его товарному знаку. И, наоборот, когда торговцы цветами решили обыграть омонимичность названия пива и слова «бутон», воспользовавшись известным рекламным слоганом производителя пива «This Bud's for You», суд не усмотрел тут опорочения товарного знака «Bud».

Кока-кола и кокаин (пародия есть, но запретили использовать из-за ассоциации с наркотой)

На товарный знак и рекламный слоган кока-колы «Enjoy Coca Cola» ответчик создал пародию в виде плаката с надписью «Enjoy Cocaine». Суд запретил ответчику использовать плакат с этой фразой, указав, что, хотя тут нет ни вероятности смешения, ни ведения дел под чужим именем, товарному знаку истца повредят ассоциации с наркотиками.

«Louis Vuitton» против «CHEWY VUITON» (пародия, нарушения нет)

Компания «Haute Diggity Dog, LLC» занималась продажей пародийных товаров для домашних животных, среди которых были «Chewnel No. 5», «Jimmy Chew», «DogPerignonn», «Snijfany & Co.» и «Dogior». Предметом иска обладателя товарного знака стала жевательная игрушка для собак, стилизованная под сумочку «Луи Виттон» и названная «CHEWY VUITON».

Суд пришел к выводу о пародийном характере обозначения «CHEWY VUITON», отметив, что все элементы дизайна, использованные ответчиком, были схожи, но не идентичны элементам дизайна товара истца. Суд также подчеркнул, что известность товарного знака истца является доводом в пользу ответчика, поскольку потребителям легко понять, что они имеют дело с пародией (в этом заключается специфика дел о пародиях на товарный знак; в иных спорах по поводу товарных знаков известность спорного обозначения, напротив, является аргументом в пользу истца); несходство между товарами также укрепляло позицию ответчика; суд констатировал различие между каналами сбыта продукции истца и ответчика (товары ответчика продавалась в зоомагазинах, чего нельзя было сказать о товарах истца). Суд сделал вывод об отсутствии нарушения прав истца на товарный знак.

Легко заметить, что у последнего случая особенно много общего с казусами со «Сбербаром» и «Газпромчиком».

Цитата из статьи:

Свои решения в приведенных примерах американские суды основывали главным образом на применении законодательства о размывании товарных знаков.

Доктрина размывания товарного знака начала формироваться в 1920-е гг., когда Фрэнком Шехтером (Schechter) было введено понятие «dilution» в отношении несанкционированного использования известного товарного знака для неконкурирующих товаров. Вначале доктрина была встречена в штыки, однако постепенно в отдельных штатах стали появляться законы о размывании, а в 1996 г. Закон о размывании товарного знака (FTDA) был принят на федеральном уровне и дал возможность правообладателям добиваться судебного запрета размывания их знаков, под которым понимается снижение различительной способности известных знаков вне зависимости от наличия конкуренции и вероятности смешения.

В 2006 г. был принят федеральный закон США о пересмотре Закона о размывании товарных знаков (Trademark dilution revision act), закрепляющий понятия «tarnishment» (опорочение) и «blurring» (размывание), оба из которых обозначают неправомерное использование чужих хорошо известных товарных знаков, не обязательно в отношении конкурирующих товаров и услуг.

Статья 3 Закона называет обстоятельства, препятствующие удовлетворению иска правообладателя, в частности, добросовестное использование товарного знака, включая пародирование, критику, комментарии в отношении правообладателя или его товаров (услуг), а также некоммерческое использование. В настоящее время, отмечает Кати Ассаф, удовлетворение иска о размывании зависит от ответа на вопрос, мог ли разумный покупатель предположить связь между правообладателем и ответчиком, причем достаточным считается предположение о связи в форме спонсорства или одобрения.

Эрик Рудер утверждает, что в последние годы в американской судебной практике как раз преобладают решения в пользу ответчиков, пародирующих товарные знаки: суды либо решали, что пародия достаточно качественна, чтобы не возникала вероятность смешения, и что пародирование только повышает различительную способность товарного знака, поскольку привлекает к нему дополнительное внимание; либо даже в тех случаях, когда имелась вероятность смешения, признавали пародийное использование товарных знаков допустимым на основании Первой поправки к конституции США, подчеркивая, что заинтересованность общества в сатире оправдывает даже коммерческое пародирование.

Когда суды решают дела в пользу истцов, они исходят либо из того, что в данном случае использование товарного знака нельзя считать пародией, либо из того, что пародия недостаточно качественная и смешение возможно или что законодательство о размывании защищает репутацию товарного знака от пародирования.

Америка(нский опыт) нам поможет

Кати Ассаф относит чрезмерную охрану известных товарных знаков к проявлениям «бренд-фетишизма» и считает, что не следует помогать правообладателям бороться с размыванием. «Бренд-фетишизму» противопоставляется более скептическое и трезвое отношение к известным товарным знакам — «бренд-атеизм».

Сандра Риерсон считает, что вред, который причиняет обществу законодательство о размывании, превышает его положительный эффект, поскольку монополисты становятся неуязвимыми за счет других участников рынка. Институт размывания товарного знака, основанный на гипертрофированной персонификации корпораций, за которыми признаются едва ли не «моральные» права в отношении их средств индивидуализации, небезвреден для свободы слова и конкуренции. Он применяется «как кувалда против комаров при наличии мухобойки».

Когда предполагаемые «размыватели» получают от правообладателей письма о прекращении нарушений («cease-and-desist letters»), большинство из них предпочитает от греха подальше выполнить предъявленные требования — с учетом того, сколько времени, сил и финансовых ресурсов требуется для участия в судебном разбирательстве, даже при благоприятной перспективе. Кроме того, из-за обтекаемости формулировок норм института размывания отличить выигрышные дела от бесперспективных непросто даже квалифицированным юристам.

И Европа тоже

Анна Балатска, отмечая, что Европейскому суду по правам человека пока не приходилось рассматривать дела о пародии на товарный знак, считает бесспорным, что Суд в таком случае применит ст. 10 Европейской конвенции, гарантирующую свободу выражения мнения.

Чем бренд известнее, тем больше про него шуток

Крупнейшего специалист по товарным знакам и недобросовестной конкуренции Дж. Томаса МакКарти (McCarthy) сказал про иски правообладателей как будто для Газпрома и Сбербанка:
«Некоторые процессы, затеянные правообладателями против тех, кто высмеивает их товарные знаки путем их пародирования, показывают гиперчувствительность этих правообладателей к юмору и критике. Это, наверное, оттого, что руководители крупных компаний не привыкли, чтобы над ними потешались.

Вот они и готовы спустить собак судебного преследования на тех, кто осмелится насмехаться над символикой их компании. Но как раз чем успешнее компания, чем она известнее, тем больше вероятность, что ее средства индивидуализации, символы станут объектами шуток. Тут лучше закаляться, а не просить суды затыкать рты критикам и насмешникам».

— Цит. по: Sanders R. Elvish is king: answer.

06.12.2011. URL: www.aaronsanderslaw.com/uncategorized/elvish-is-king-answer

Защита товарного знака: две основные системы правовой охраны

В мировой практике правовая охрана товарного знака может быть получена двумя принципиально разными способами:

• Путем регистрации в патентном ведомстве – принцип «первого заявителя». Если товарный знак используется двумя компаниями, то он будет принадлежать по праву тому, кто первым подаст заявку на регистрацию. Исключение составляют общеизвестные товарные знаки, которые приобрели широкую популярность вследствие их интенсивного использования. По такой системе осуществляется защита интеллектуальной собственности в России, странах Евросоюза и в большинстве других государств.
• По принципу «первого использования». Регистрация товарного знака не является обязательной, а исключительные права на него возникают с началом его фактического применения на рынке (продажа товаров или предоставление услуг). По такой системе построено законодательство Канады, США, Австралии.

Следует отметить, что и в последнем случае регистрация знака в патентном ведомстве предоставляет более надежную защиту исключительных прав, так как это облегчает решение споров и не требует документального подтверждения более раннего начала использования.

Дополнительные инструменты защиты

В качестве охраняемых элементов бренда также применяются следующие:

• фирменный стиль
  личный бренд
• дизайн
• объекты авторских прав
• технические решения
• конфиденциальная информация

В некоторых государствах различные способы защиты могут взаимно исключать друг друга, например, авторское право на произведение искусства и патент на промышленный образец. В то же время промышленный образец может включать в себя стилизованное изображение зарегистрированного товарного знака.

Фирменный стиль

Фирменный стиль, как и товарный знак, служит для идентификации производителя товаров и услуг на рынке. Под ним понимают совокупность различных элементов, воздействующих на целевую аудиторию, – логотип, фирменные цвета, форму упаковки товара, шрифты, слоган, униформу сотрудников, лицо, ассоциирующееся с деятельностью компании, и их различные сочетания.

В ряде стран фирменный стиль может быть защищен законодательством путем его регистрации, например, в Великобритании и в США (закон Лэнхема). В России правомерность его использования можно оспорить, основываясь на положения «Закона о защите конкуренции» (введение потребителя в заблуждение).

Дизайн и объекты авторских прав

Внешний вид, дизайн, эстетические и эргономические свойства продукции во многих странах (в том числе и в России), могут приобрести правовую охрану в качестве промышленного образца. В зависимости от особенностей национального законодательства, защита может быть предоставлена на срок 10-25 лет.

Объекты авторских прав, к которым относятся книги, журналы, руководства пользователя, музыка, рисунки, фотографии, макеты, компьютерные программы, аудио- и видеоконтент, описание игр, лотерей и прочие произведения, оговоренные в ст. 1259 ГК РФ, приобретают правовую охрану автоматически (с момента возникновения произведения). Она действует на протяжении не менее 50 лет.

Несмотря на это, для более эффективного решения судебных споров рекомендуется регистрация прав на авторские произведения.

Технические решения и конфиденциальная информация

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения являются ключевыми объектами интеллектуальной собственности в патентном законодательстве. На них выдается охранный документ – патент.

Технические, производственные, экономические, организационные и другие результаты интеллектуальной деятельности могут охраняться как коммерческая тайна. В качестве примера можно привести формулу напитка «Coca-cola», при разглашении которой компания потерпит большие убытки. Новые названия изделий и товарные знаки также могут создаваться в режиме конфиденциальности (в России охрана коммерческой тайны регламентируется N 98-ФЗ).

Для чего необходима регистрация товарного знака

Несмотря на то, что существует возможность правовой защиты результатов творческого труда в рамках авторского права и фирменного стиля в рамках антимонопольного законодательства, регистрация товарного знака в патентном ведомстве предоставляет следующие преимущества:

• Приобретение исключительных прав на территории всей страны. Права на незарегистрированное обозначение могут быть подтверждены только в том месте, где оно приобрело широкую известность в результате активного использования.
• Упрощение процесса подтверждения прав на товарный знак в ходе судебных разбирательств.
• Полноценная защита от использования обозначений, сходных до степени смешения с другими производителями товаров/услуг.
• Увеличение ценности нематериальных активов, привлечение инвесторов.
• Возможность получения прибыли от коммерциализации товарного знака и его использование в качестве обеспечения обязательств.
• Безопасный выход на международный рынок. При расширении бизнеса оптимальным вариантом является подача заявки в национальное патентное ведомство (или с применением межнациональных инструментов взаимодействия) еще до того, как начаты поставки товаров/услуг и переговоры с партнерами по бизнесу. Это поможет избежать риска регистрации обозначения другими компаниями, лицензиатами и дистрибьюторами.
• Контроль импорта контрафактных товаров. В России для этих целей служит Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС).

Название компании и товарный знак: в чем заключаются особенности регистрации

Название компании, ее фирменное наименование и товарный знак являются разными юридическими категориями. Все они служат важными составляющими для продвижения бренда на рынке. Их основные характеристики и отличия в регистрации приведены в таблице ниже.

Основные причины для отказа в регистрации товарного знака

Основными причинами для отказа в регистрации товарного знака являются следующие:

• отсутствие различительной способности (использование в обозначении общеупотребительных и описательных терминов, определяющих качество товара, место его производства и другие характеристики)
• применение официальной символики или названий, изображений объектов культурной ценности
• несоответствие нормам морали и гуманности
• сходство до степени смешения или тождество с ранее зарегистрированными обозначениями
• введение в заблуждение потребителей

Проверка товарного знака

Товарный знак перед использованием необходимо проверить на охраноспособность, то есть на возможность предоставления ему правовой охраны и отсутствие нарушения прав третьих лиц. Основной ошибкой является то, что при незнании нюансов патентного законодательства проверка производится только на тождество (то есть полное совпадение), а сходство до степени смешения не учитывается.

Поэтому лучше всего прибегнуть к услугам квалифицированного патентного поверенного, который может провести комплексное исследование:

1. Поиск по ранее зарегистрированным знакам и по заявкам. Этот шаг особенно важен в тех странах, где практикуется принцип «первого использования». На сайтах большинства национальных патентных ведомств имеется доступ к базам данных по товарным знакам и другим объектам интеллектуальной собственности.
2. Учет однородности товаров, определение классов МКТУ, в отношении которых необходима регистрация товарного знака.
3. Анализ названий онлайн-магазинов, каталогов, отраслевых изданий, наименований компаний и существующих доменных имен.
4. Интерпретация фонетической и графической эквивалентности.
5. Оценка лингвистических оттенков, в том числе на других языках, для более эффективного продвижения обозначения на зарубежных рынках (возможные ассоциации, толкования, трудности произношения).

Затраты на разработку и охрану товарного знака

Бюджет на разработку и регистрацию товарного знака формируется из следующих видов расходов:

• Затраты на создание товарного знака и фирменного стиля. Графическую часть выполняют специалисты дизайн-студий при взаимодействии с патентными поверенными, которые проводят оценку с точки зрения правовых норм.
• Расходы на информационный поиск и анализ охраноспособности.
• Затраты на проведение регистрации товарного знака в органе исполнительной власти, выполняющим контроль в области патентного законодательства (в России – ФГБУ ФИПС или Роспатент). Все юридически значимые действия (подача заявки, проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу, регистрация и выдача охранного документа, другие виды взаимодействия со специалистами этого учреждения) облагаются государственными пошлинами.
• Оплата услуг патентных поверенных.

Кто имеет право подавать заявку на регистрацию товарного знака

Согласно российскому законодательству, подать заявку на регистрацию товарного знака может только юридическое лицо. В некоторых странах таким правом обладают и физические лица, например, на Украине.

• Снижение риска получения отказа по заявке и нарушения прав третьих лиц, влекущее за собой административную, уголовную, гражданско-правовую ответственность.
• Сокращение сроков оценки охраноспособности, сбора пакета документов, делопроизводства, уменьшение дополнительных затрат на доработку товарного знака и его регистрацию.
• Получение квалифицированной помощи для оспаривания решений патентного ведомства.

Кроме того, в большинстве стран обращение к патентному поверенному является обязательным условием для иностранных компаний.

Как подать заявку на регистрацию товарного знака?

Процедура подачи заявки для регистрации товарного знака зависит от особенностей патентного законодательства страны. Общая схема включает в себя следующие этапы:

1. Сбор пакета документов и оформление заявки на бланке установленной формы (с их образцами можно ознакомиться на сайте «Роспатента»).
2. Внутренние процедуры патентного ведомства:
   1. Формальная экспертиза (проверка правильности заполнения документов). При необходимости – запрос недостающей информации или ее уточнение.
   2. Публикация заявки. В некоторых странах это производится только в отношении зарегистрированного обозначения.
   3. Экспертиза по существу (проверка отсутствия оснований для отказа в регистрации).
   4. Принятие решения по регистрации. Если оно положительное – публикация сведений в официальных бюллетенях.

   Подача заявки в России возможна несколькими способами: непосредственно в ФГБУ ФИПС, по почте, факсом, на сайте патентного ведомства, через портал государственных услуг.

   Срок охраны зарегистрированного товарного знака

   Срок предоставления охраны для зарегистрированного товарного знака в большинстве стран, включая Россию, составляет 10 лет (с момента подачи заявки). При этом имеется возможность его продления еще на 10 лет неограниченное количество раз.

   Процедура продления заключается в подаче заявления и уплате государственной пошлины. Взаимодействие с патентным ведомством также осуществляется самостоятельно или через патентных поверенных. Для общеизвестных товарных знаков охрана предоставляется бессрочно.

   Обеспечение правовой охраны для формы изделия

   Физическая форма товара или упаковки является эффективным инструментом брендинга и элементом фирменного стиля. Правовую охрану для нее можно получить несколькими способами:

   • Регистрация в качестве промышленного образца.
   • Оформление объемного товарного знака.
   • Охрана в качестве фирменного стиля в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции или о товарных знаках.
   • Защита в рамках авторского права.

   Следует учитывать, что простые формы изделий не могут быть зарегистрированы в качестве объектов интеллектуального права. Они должны удовлетворять главному требованию – обладать различительной способностью. Также правовую охрану не получают те элементы дизайна, которые указывают на функциональные свойства товара.

   Эффективная защита товарного знака предполагает проведение целого комплекса мероприятий – от полного информационного поиска до регистрации в ФГБУ ФИПС. Так как ко многим видам деятельности предъявляются дополнительные требования (например, к производству алкогольной и мясной продукции, фармацевтических товаров и табачных изделий), то лучше всего воспользоваться услугами квалифицированных патентных поверенных, аттестованных в органах государственной власти.

   Специалисты патентного бюро «EzyBrand» осуществляют полный спектр работ, связанных с защитой интеллектуальной собственности, – от консультирования до регистрации товарного знака «под ключ».

   Автор статьи

   Ардашев Владимир

   Эксперт в сфере гражданского права с опытом более 10 лет

   Об авторе

   Возможно, вас заинтересуют эти статьи:

   1. Права учителя в школе: категории и гарантии, правовые регламенты
   2. Нужно ли хранить коробки от бытовой техники до конца гарантийного срока?
   3. Гарантия на мебель по закону о защите прав потребителей
   4. Инвестиционный налоговый вычет - как вернуть ндфл
   5. Годные остатки ОСАГО: как рассчитываются и как вернуть в 2021 году
   6. Претензия в банк: образец, как правильно написать и куда подать жалобу
   7. Гарантийное письмо о выполнении обязательства по договору и его содержание
   8. Жалоба на почту России - образец заявления, как и куда подать жалобу
   9. Возврат денег за товар: как вернуть деньги, различные случаи
   10. Возврат товара на озон возможен ли